Podcenila Prima registrace ochranných známek „COOL“?

Již dříve proběhla médii zpráva, že televize Prima má právní problém s užíváním značky COOL pro svůj „druhý“ program. Na tomto případu lze demonstrovat časté pochybení marketérů při volbě vhodné značky pro nový produkt, tedy podcenění předběžné rešerše zda označení již není chráněno jako ochranná známka jiné osoby.

Shrňme si základní fakta. Dle údajů dostupných v databázi ochranných známek vedené Úřadem průmyslového vlastnictví podala společnost FTV Prima, spol. s r.o. dne 11. února 2009 přihlášku ochranné známky „COOL“ ve slovní grafické podobě (tedy tvořené pouze slovem vyvedeném ve zvláštním grafickém fontu) mj. pro oblast služeb jako nahrávání nosičů zvukových a obrazových, tvorba televizních pořadů (třída 41). Vyobrazení známky je přibližně toto:

Již těsně po podání přihlášky předkládá Úřad průmyslového vlastnictví připomínky proti registrovatelnosti známky, načež následně částečně přihlášku známky zamítá, a poté co je v dubnu 2010 podána námitka proti registraci ze strany vlastníka starší zaměnitelné známky (dle sdělení médií se jedná o společnost IKO Kábeltévé Szolgáltató, která má zaregistrovanou slovní evropskou známku „COOL TV“ již od roku 2004 mj. pro třídu 41), dochází k dalšímu částečnému zamítnutí přihlášky, načež je proces registrace pravomocně zastaven ke dni 18. 4. 2011.

Zřejmě na základě nepříznivého vývoje přihlášky první známky podává Prima v prosinci 2009 přihlášku nové podoby kombinované ochranné známky:

U nové značky byl přidán prvek známky „Prima“, kterou již má FTV Prima platně registrovanou. Cílem zřejmě bylo přidat k původní značce „COOL“ tzv. rozlišovací prvek, který by ji dostatečně odlišil od zaměnitelných značek konkurence. V této podobě nyní Prima značku v televizi užívá. Avšak ani v tomto případě registrace ochranné známky nebyla snadná. Z veřejně dostupných údajů vyplývá, že přihláška byla opět zamítnuta na základě námitky majitele starší ochranné známky, FTV Prima však podala proti rozhodnutí odvolání (tzv. rozklad), o kterém bylo v  srpnu 2011 rozhodnuto tak, že se zápis známky povoluje. Proti rozhodnutí však podala druhá strana žalobu ke správnímu soudu, o které nebylo dosud pravomocně rozhodnuto. 

Co lze z uvedeného stavu věcí dovodit? Dle mého názoru FTV Prima, podobně jako řada dalších podnikatelů před i po ní, podcenila přípravu brandu nového produktu, v tomto případě nové televizní stanice. Skutečnost, že Primě byla jedna přihláška ochranné známky zamítnuta, a u druhé k tomu možná také dojde, totiž neznamená jen zeslabení právní ochrany její značky „COOL“, ale může také znamenat, že majitel starší ochranné známky se může účinně domáhat toho, aby se FTV Prima zcela zdržela užívání značky „COOL“ v souvislosti s televizním vysíláním, což by vyvolalo nutnost úplného rebrandingu stanice, což samozřejmě může přinést značné přímé (nutnost výroby nového loga a výměny všech prezentačních materiálů) i nepřímé (odliv diváků zvyklých na cool značku) ekonomické ztráty. Může se také domáhat peněžité náhrady za neoprávněné užívání známky.

Lze se pouze domnívat, kde leží příčina tohoto nepříznivého stavu. Dle mého názoru si marketéři zodpovědní za přípravu značky nezjistili právní čistotu připravované značky. V praxi velkých společností orientovaných na značky i významných marketingových agentur je již běžné, že zamýšlená značka výrobku nebo služby, ale i například vzhled obalu produktu bývá před jejich začleněním do brand managementu prověřena z hlediska možné kolize s již registrovanou ochrannou známkou nebo jiným právem průmyslového vlastnictví. Takové rešerše poskytují profesionální právní a patentové kanceláře zaměřené na ochranu průmyslového vlastnictví. O tom, že v případě první přihlášky známky „COOL“ FTV Prima profesionálních služeb nevyužila, svědčí i zápis v databázi Úřadu průmyslového vlastnictví, ze kterého plyne jednak že přihlašovatel neměl žádného právního zástupce, jednak opomenutí, dle mého názoru závažné, podat přihlášku i pro třídu 38, v níž se nachází klíčová činnost pro tuto značku: televizní vysílání.

Jak jsem uvedl, tato chyba se vyskytuje poměrně často. Přihlašovatelé ochranných známek pak teprve až po podání přihlášky ochranné známky zjistí, že proti registraci podal námitky někdo, kdo má stejnou, nebo zaměnitelnou ochrannou známku již nějakou dobu registrovanou, případně ji  Úřad zamítne ze stejného důvodu z úřední povinnosti. Přitom předběžná rešerše by přihlašovateli ušetřila nejen za zbytečně podanou přihlášku ochranné známky (poplatek minimálně 5.000 Kč), ale často i nemalé náklady na vytvoření loga a mnohdy i vysoké náklady na stažení zboží z trhu z důvodu zásahu do práv třetí osoby. Ekonomicky silné společnosti (farmacie, potravinářství) také často podávají přihlášky zajímavých ochranných známek „do zásoby“, a teprve poté co je známka úspěšně registrována ji použijí pro označení některého ze svých budoucích výrobků.

Mgr. Lukáš Mokrý, advokát
Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři, advokátní kancelář

Kontakt: mokry(at)lawyer.cz